达晓律师事务所

企业商标保护有哪些漏洞应当防范?

2020-06-03 11:12:53

作者:张艺馨
单位:达晓律师事务所
邮箱:zhangyixin@daresure.com

商标的基本功能是帮助消费者识别商品或服务的来源,是企业无形资产和知识产权的重要组成部分。目前,我国商标法虽然对商标从确权、维权等各个方面都给予了法律制度上的保护,但由于商标审查实务层面存在较多不确定因素,加之部分企业欠缺全面的保护意识,这就导致企业经常对商标存在误解,容易出现维权不当的问题。本文将对企业在商标保护方面的常见问题及进行分析归纳。

——前言

 

 
 

一、申请注册的商标可能侵犯他人在先权利

企业在经营过程中选取商标时,不仅需要考虑商标本身蕴含的美好意愿,更要确认该商标是否已被他人使用、取得该商标的商标专用权的难度等问题。因商标法禁止相同或近似的商标在相同或类似的商品或服务上注册,所以一个商标在一个群组的商品或服务注册成功后,一般情况下,其他注册人就相同或近似的商标便很难在这个群组获准注册。而在先权利除了他人的注册商标专用权之外,还包括企业名称权、著作权、姓名权等。申请商标注册前,申请人应对他人在先注册的商标、同行业的企业字号进行充分检索,避免侵犯他人在先权利。此外,未经许可使用他人的注册商标极易构成商标侵权的行为,但部分企业仍然抱有侥幸心理。根据《中华人民共和国商标法》第67条的规定[1],这种侵权行为,情节严重可能会被追究刑事责任。故企业在建立初期,一定不要恶意使用与他人注册商标相同或近似的商标,否则通过“傍他人名牌”的方式获得的利益越大,被追究刑事责任的可能性就越高。

 

近年来比较常见的方式就是将他人注册商标在国外或港、台地区注册为企业名称并突出使用。例如在箭牌糖类有限公司、箭牌糖果 (中国)有限公司诉天津市普天童乐食品厂、邓金凤等侵害商标专用权及不正当竞争纠纷案[2]中,被告主张其在口香糖包装瓶贴上标注“香港益达集团监制”的字样是经合法注册的香港益达集团有限公司授权而对委托加工事实的客观描述,不构成商标侵权。而这一“香港益达集团”与箭牌旗下的无糖口香糖品牌“益达”更是风马牛不相及。之所以选择在境外注册商标,是因为直接在中国内地成立以他人注册商标为字号的企业再进行使用的行为已被《商标法》《反不正当竞争法》及相关司法解释所规范。所以一些企业采取这种迂回的方式,先将他人已经使用并有一定影响的注册商标在中国境外或香港、台湾等地区注册为企业名称或字号,然后在境内的相同或类似商品上作为标识使用,或者以监制、委托加工、许可使用等方式加以标注,变相地实施了商标使用行为。被控侵权商品通常还采用与原告商品相近似的包装装潢,以误导消费者。笔者认为,即便这类“影子公司”企业名称的取得程序符合当地的法律规定,但其在我国内地从事经营活动仍须遵守我国法律,如果其在境内的使用行为违反我国法律,扰乱我国市场经济秩序,按照知识产权独立性和地域性原则,仍应依照我国相关法律加以认定和处理。此外,这种“搭便车”造成市场混淆的使用方式,也很容易构成不正当竞争行为。

 

因此,企业在正式从事经营活动以前,最好是将自己拟定的商业名称、商业标识或相关LOGO委托专业的代理机构进行注册前查询,以避免侵犯他人在先权利。

 

 

 
 

二、申请商标不及时、注册商标不维护

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及时注册防止抢注

一些企业存在商标意识淡薄的问题,认为初创阶段暂时不需要注册商标,待公司做大做强后再行注册商标也不迟,在未获得商标注册证时就在市场上横行无忌。虽然未注册商标依然可以使用,但一旦被他人先行注册成功,很容易被抢占先机,甚至被同行恶意投诉乃至诉讼,很容易处于劣势。即便未被他人抢注,长期使用未注册商标在维权时也将遇到更大的阻力、承担更高的举证责任。例如商务印书馆为保护当年未注册的“新华字典”商标,付出了大量人力物力。[3]

 

《新华字典》是新中国第一部现代汉语字典。1957年6月,商务印书馆出版了其第1版《新华字典》。自此,《新华字典》开始由商务印书馆连续出版至今。近六十年来,商务印书馆始终悉心培育和经营“新华字典”品牌,但始终未申请注册“新华字典”商标。2016年,商务印书馆发现华语出版社擅自生产和销售打着“新华字典”名义的辞书,且华语出版社的部分字典与商务印书馆在先出版的《新华字典》(第11版)特有的包装装潢高度近似。商务印书馆认为华语出版社的行为侵害了其“新华字典”未注册驰名商标,还因使用商务印书馆《新华字典》(第11版)的特有包装装潢而构成不正当竞争,遂向人民法院起诉华语出版社。

 

商务印书馆为了自己主张的事实,提供了大量的商标使用证据,包括《新华字典》的编纂及出版历程、“新华字典” 销售、使用及所获荣誉等情况、《新华字典》包装装潢、被诉侵权产品情况等。庭审现场,商务印书馆就带来了160多本《新华字典》,包括商务印书馆自1957年至今出版的全部11个版本的《新华字典》,还有中华人民共和国成立后由人民教育出版社于1953年出版的第1版《新华字典》。

 

本案虽然法院认定了被告的行为构成侵犯未注册驰名商标和不正当竞争行为,但如果商务印书馆在第一时间就申请注册“新华字典”商标,那么庭审中只需出示商标注册证,就能轻松证明其享有的注册商标专用权。商务印书馆显然也已吸取了这一教训,2016年5月3日,商务印书馆有限公司在书籍、印刷出版物、电视文娱节目、计算机软件等多个商品服务类别提交了“新华字典”商标注册申请,并已陆续获得了商标专用权的保护。

 

此外,很多企业自己对未注册商标持续使用,待企业做大后,被别人恶意抢注,成了别人的商标。事实上每天都有既懂市场、又懂商标法的投机注册人在各个类别上抢注各类商标,待到真正使用的权利人申请注册时因为被在先权利挡住而无法获准注册。尽管商标法第44条第1款[4]对不以使用为目的的不正当手段取得注册的行为有所规制,但申请无效的流程需要花费大量的时间,承担较高的举证义务。出于时间、精力成本考量,很多公司最后不得不妥协,从他人手里购买本属于自己使用的商标。

 

所以,如果企业商标注册积极性不高,则很可能会导致遭遇侵权后的维权困难;如果商标被他人抢注,可能导致市场发展可能被中断,还容易被恶意投诉;而且未注册商标难以进行无形资产评估,难以确定其作为企业资产的价值。对无形资产的评估除了出于对保护知识产权的需要、为企业打假、诉讼提供索赔依据,还可以为经营者提供管理信息合理配置资源;为项目融资、合作、企业收购、吸引投资、打入国际市场等做准备。因此,笔者建议企业及时申请商标注册,避免竞争对手或其他恶意抢注人抢注商标。

 

注册成功及时维护

商标注册证核准下发并不意味着企业从此可高枕无忧。如果疏于管理,已注册的商标也可能会被他人申请撤销,令企业蒙受重大损失。如果企业连续三年不使用注册商标又没有正当理由,任何人都可以向国家知识产权局申请撤销该商标。企业必须在三个月内提供近三年内使用该商标的证据,否则该商标将被无情地撤销。

 

如果企业地址变更未及时向商标局提出变更申请,导致工商行政部门或者法院无法将相关的行政或司法文书送达企业。在没有代理机构的前提下,这就会导致企业无法及时获得司法文书,从而丧失宝贵的答辩机会,极其不利于企业对商标权利的维持。此外,企业无法收到法院送达的商标侵权的应诉通知书等法律文件,会出现企业被诉侵权甚至被判赔以后却毫不知情的情况。因此,企业在营业地址变更以后一定要及时地向商标局提出变更申请,避免因上述送达问题而导致企业商标权利的丧失,也避免商标信息与企业信息不符,而阻碍企业商标的打造与维持。

 

此外,如果不积极维护商标权,也可能导致自己对商标被恶意注册、恶意使用、被“搭便车”,进而导致消费者混淆。例如网友调侃的“雕”牌与“周住”牌、“康师傅”与“康帅傅”等。企业要严防他人对自己注册商标的使用,一旦发现就应该立即展开维权活动。如果发现有恶意使用人也申请了相同或近似商标,那么一定要利用好上述的申请异议、申请无效、撤三等手段维护自身的权益。以保证自己的商标利益不被他人损害。

 

 
 

三、使用很积极、证据未保留

无论是在商标的注册、异议、驳回复审程序中,商标侵权案件中或是驰名商标认定程序中,当事人主张的所有的事实都需要有证据证明,而商标的使用证据均是审查相关案件的重要因素,在很大程度上影响了案件结果。商标的使用证据应当符合以下要求:1、明确显示商标标识;2、显示形成时间;3、明确商标使用人;4、使用在商标注册的商品或服务上。

 

证据的保留并不复杂,只要清楚哪些可以作为商标使用证据,把资料以合法形式保留即可。可以成为商标使用证据的包括:企业为宣传商品所投放过的广告、宣传推广资料、产品外包装、合同、发票、出库单、商品包装、荣誉证书等。

 

广告是企业对外推广宣传的重要方式,例如在报纸、杂志、电视节目、灯箱、路牌、展会、博览会、商品交易会等宣传载体上展示含商标的产品信息。企业在保存广告中的使用证据时,应当留存广告合同、发票和付款凭证,同时要保留广告实样。在保存展会使用证据时,除了保留参加展会的照片,还应当留存展会的参展商名录手册、邀请函、发票等证据,从而有效证明商标的实际使用。合同、协议是在销售商品或提供服务时的重要凭证,也是可以作为商标使用的有效证据,但在签订合同的时候需要注意标注商标,还有标清合同的签订时间,为商标的使用留下有效的证据。

 

除以上常见的几类商标使用证据外,其他商标使用证明材料还有:产品的使用说明书、产品进出口检验检疫证明、商标维权的判决书、印制商标的材料等。还有由上级质量监督部门、行业协会等权威机构出具的证明商品品质的产品检验报告,其手续严格,报告各项内容标注清晰,也是一种很好的商标使用证据。

 

总之,保留商标使用证据时,时间一定要标注清楚,维权时商标使用的时间点非常关键。需要拍照留档的资料,照片需清晰,同时商标在图片中也要清晰的显示出来,如果只有简单产品或者活动场景,最重要的商标没有显示出来,那也无法证明商标的使用。所以,企业在发展过程中应该有意识地留存商标使用证据,只有这样,才能抵御随时都可能到来的风险,把商标牢牢握在自己手中。

 

 
 

结 语

近期,国家知识产权局印发了《关于深化知识产权领域“放管服”改革 营造良好营商环境的实施意见》的通知,其中有提到“在商标注册平均审查周期实现压缩至4个月以内的基础上,持续压减周期。”但这并不意味着提出商标申请后四个月就能拿到注册商标证。初审通过后还需要公告三个月,如果在三个月内无人提出异议申请,则可以获准注册,如果有人提出异议申请,则商标是否能获准注册、何时能获准注册,就依赖商标局的审查。因此,也需要提醒各法人权利人,在真正拿到商标注册证之前,切勿心急使用“R”标志,“R”是“Registered”的缩写,表明该商标已经成为注册商标受法律保护,如果商标未获准注册就已经使用R标志亦是冒充注册商标的行为,有极个别的企业会出现这种情况,其理由可能是因为不懂R的含义,也可能是误以为进入初审公告就可高枕无忧。但这种情况会受到商标法第52条所规定的处罚,被限期改正、罚款。

 

商标可以通过续展永远持续使用。纵观国内外的知名品牌、百年老店,无一不是通过商标延续下来的,这正如可口可乐前董事长伍德鲁夫曾说的那样:“假如我的工厂被大火毁灭,假如遭遇到世界金融风暴,但只要有可口可乐的品牌,第二天我又将重新站起。”。商标注册中涉及的专业事项建议企业寻求代理人或专业律师的意见。但商标注册审查中存在不确定因素,因此代理机构承诺“包过、包赢”的一般都不可信。商标管理是一项长期工作,作为企业的一种无形资产,只有通过有效的管理措施,才能使得商标这项无形资产发挥最大的价值,为企业创造更高的经济利益。