达晓律师事务所

地名能不能作为商标?

2019-10-30 09:48:55

作者:朴金姬
单位:达晓律师事务所
邮箱:piaojinji@daresure.com
 

在漫长的社会经济发展历程中,商标得以出现的最初原因是生产商、销售商为了将自己的商品与别人的商品相区别,突出自己的商品,进而达到让消费者记住自己的商品,选择自己的商品。

 

因此商标的显著性即为商标应当具有的基本属性和最主要的特征。

——导言

 

 
 

一、地名不得作为商标的原因

首先,任何一件商品都有都有其产地或来源地,假设在同一产地生产同一类商品的甲、乙两家生产商均将产地地名作为商标时,两家生产商都无法突出自己的商品,此时这个商标就起不到区别不同商品的作用,显然不具有显著性,消费者也无法区别两家生产商的商品,因此地名作为商标难以达到显著性这一特征。假如将地名作为商标使用是为了标示商品的产地或来源地,则此时应将其视为地理标志(指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志),那么同一产地的同一类商品就更无法相互区别,因此缺乏显著性是地名无法作为商标的首要原因。

 

其次,地名是一种公共资源,即任何人都不能独占或者垄断这一公共资源;站在商标使用人角度,为了满足商标的显著性特征,商标使用人又必须实现对商标的独占性,这两者是相互矛盾且无法共存的。

 

第三,从保障消费者权益的角度而言,消费者希望通过商标来区分并且选择商品,假设可以将地名作为商标,那么消费者无法区分该商标是作为商品产地或来源地的表述还是仅作为与其他商品相区别的商标,例如,消费者想要购买的是“新疆产的大枣”,但一不注意就买到了“新疆”牌大枣,此时就会给消费者造成困扰,可能还涉嫌对消费者的误导和欺骗,违背《商标法》关于“保障消费者和生产、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展”的立法宗旨。

 

 
 

二、哪些地名可以作为商标?

关于哪些地名可以用作商标、哪些地名不允许用作商标,法律法规及司法解释均予以明确规定:

 

根据《商标法》第十条第二款规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

 

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条规定:“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成,如果整体上具有区别于地名的含义,人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。

 

根据上述规定,符合下列情形的地名是可以作为商标使用的:

 

  1. 县级以下(不含县级)行政区划的地名;

  2. 不被公众知晓的外国地名;

  3. 地名具有其他含义的;

  4. 地名作为集体商标、证明商标组成部分的;

  5. 已经注册的使用地名的商标的;

  6. 商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成,整体上具有区别于地名的含义的。

上述6项情形中,第1、2项可以理解为鲜为人知的,或者公众通常无法认知为地名的小众、偏僻的国内外地名;第3项可以理解为地名本身除了表示地理性含义以外,还有承载着其他含义,而且这个含义在公众普遍认知中强于(至少等同于)地名含义,例如“朝阳”,即表示升起的太阳,又表示北京市的一个区;第4项中提到的集体商标(即指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志)、证明商标(即指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志),则通常用于展示和强调该产地特产商品具有的特定品质或特征;第5项指“青岛啤酒”、“北京牌”电视等早已注册的商标,这是为了保护商标所有权人已有的合法权益,亦符合《商标法》关于“保护商标专用权、保障生产、经营者的利益”的立法宗旨。至于第6项“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成,整体上具有区别于地名的含义”,本文将通过相关司法案例进行归纳和总结。

 

 
 

三、对于“具有区别于地名的含义”的判断

下面列举了10个关于“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成”的在先案例,其中6个被认定不具有区别于地名含义,4个被认定具有区别与地名含义。

 

法院认定不具有区别于地名的含义的案例:

 

  1. 商标“老陕州LAOSHANZHOU”:法院认为,陕州区为河南省三门峡市辖区,属于县级行政区划的地名,不足以使相关公众能够将“老陕州”与陕州区相区分,并没有形成区别于该地名的含义[1];

  2.  商标“小青森XIAOQINGSEN”:法院认为,根据中国公众的通常认知,“青森”为日本国本州岛的一个县的名称,该地名对于中国公众而言属于公众知晓的外国地名。不论“青森”系日语,还是中文,中国公众均可知晓该文字指向的是日本国的青森县。因此,诉争商标含公众知晓的外国地名,且整体上亦未形成明显区别于地名的其他含义[2];

  3. 商标“盘州印象”:法院认为“盘州”为我国县级以上行政区划的地名。“盘州”与“印象”组合并未形成强于地名的其他含义[3]。

  4. 商标“布拉格餐厅”(对应英文“PRAGUE RESTAURANT”):法院认为,对于中国公众而言,“布拉格”作为捷克共和国的首都和最大的城市,是公众广泛知晓的外国地名,不宜作为商标予以核准注册,且现有证据不能证明申请商标整体上具有区别于地名的其他含义[4]。

  5. 商标“三水智慧”:三水为广东省佛山市的下属辖区,属于县级行政区划的地名。“三水智慧”的文字未形成区别于地名的其他含义[5]。

  6. 商标“皇家格陵兰”:法院认为,“格陵兰”是“格陵兰岛”的简称,是世界最大岛屿,现为丹麦王国的海外自治领土,为公众知晓的外国地名,不宜作为商标予以核准注册。诉争商标“皇家格陵兰”整体既未形成明显区别于地名的其他含义[6]。

     

法院认定具有区别于地名的含义的案例:

 

  1.  商标 “上海故事”:法院认为,该商标中虽然包含有直辖市“上海”的名称,但商标整体并不属于地名,且“上海故事”整体上具有区别于“上海”地名的含义,不属于商标法第十条第二款规定的情形[7]。

  2. 商标“苏黎世家”:法院认为,按照中国公众的认读习惯,通常会将诉争商标标志认知为由“苏黎”和“世家”二词汇构成。由于“苏”、“黎”为我国常见姓氏,“世家”亦为固有中文词汇,可以理解为世代延续的人家,表达了一种一脉相承的含义。因此,诉争商标标志整体上不会被中国公众理解为具有“苏黎世”地名含义,不属于商标法第十条第二款规定的情形[8]。

  3. 商标 “方正寒育”:法院认为,“方正”与黑龙江省方正县的名称相同,属于县级以上行政区划的地名。“寒育”系臆造词,无固定含义。除县级以上行政区划的地名“方正”外,争议商标还有“寒育”这一其他构成要素,“方正”、“寒育”二词并列,使争议商标在整体上不再以地名为主要含义,整体上具备了区别于地名的其他含义,且“方正”还具有地名以外的其他含义,因此,争议商标不属于商标法第十条第二款规定的情形[9]。

  4. 商标中文文字“天利”和英文文字COLUMBIA” “THREADNEEDLE”  “INVESTMENTS” “Your successs,Our priority.”:法院认为,除“COLUMBIA”一词之外,其余单词均为固有英文词汇,具有明确含义,且中文“天利”更易于中国公众记忆和识别。因此,诉争商标中“COLUMBIA”一词虽然具有美国华盛顿哥伦比亚特区等含义,但由于其他要素的加入,诉争商标标志整体上已经形成了区别于地名的含义,诉争商标未违反商标法第十条第二款的规定[10]。

 

 
 

结 语

从上述在先案例中可以看出,法院对于“由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成的商标,整体上是否具有区别于地名的含义”的判断,是基于这些地名与其他要素相结合后,在整体上是否具有了显著特征,足以让公众认为该商标与地名的含义明显不同,或者超出了地名承载的含义,或者不再以该地名为主要含义。

 

因此建议商事主体在使用或申请地名作为商标时,合理借鉴上述在先案例中关于区别于地名含义的认定情形,准确把握审判实践的尺度,在保证显著性的前提下,将地名作为商标的组成要素之一,承载更多更丰富的含义,降低商标权利受阻的风险。

 

(特别声明:本文仅为交流和探讨之目的,不构成正式法律意见,亦不得依赖本文进行任何商业决策或采取法律行动。)

 

参考资料:

1. 《商标确权行政审判疑难问题研究》北京市第一中级人民法院知识产权庭 编著

2. 《中华人民共和国商标法释义》全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编

脚注:

[1] 北京市高级人民法院(2019)京行终4345号

[2] 北京市高级人民法院(2019)京行终2759号

[3] 北京知识产权法院(2019)京73行初3322号

[4] 北京市高级人民法院(2019)京行终1116号

[5] 北京市高级人民法院(2019)京行终1476号

[6] 北京知识产权法院(2018)京73行初2344号

[7] 最高人民法院(2018)最高法行再104号

[8] 北京市高级人民法院(2017)京行终1356号

[9] 北京市高级人民法院(2017)京行终2403号

[10] 北京市高级人民法院(2018)京行终1117号