林蔚:关于知识产权使用权出资问题的实践探讨
2015-08-07

关于知识产权使用权出资问题的实践探讨
林蔚北京达晓律师事务所管理合伙人
  一、理论探讨
  1、法律依据
  《公司法》第27条:“股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。”
  可见,《公司法》关于非货币出资的规定是“可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产”。具体到知识产权出资方面,有人认为:知识产权仅能以“所有权”出资,理由是《公司法》规定了“可转让”,而我国《商标法》、《专利法》严格区分了注册商标、专利权的转让和许可使用,也即《商标法》、《专利法》中所称“转让”仅指所有权的转让,不包括“使用权”的转让。
  但是,我国《合同法》规定,“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同”,可见,我国有些法律关于技术“转让”的标的,并非仅限于所有权,还包括申请权、使用权的转让。
  所以,《公司法》虽然没有明确“转让”的含义,但知识产权的使用权可估价,可由他人实施,且其他法律也规定了可转让,故知识产权的使用权符合《公司法》的出资条件。
  2、司法解释依据
  《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定:“当事人以技术成果向企业出资但未明确约定权属,接受出资的企业主张该技术成果归其享有的,人民法院一般应当予以支持,但是该技术成果价值与该技术成果所占出资额比例明显不合理损害出资人利益的除外”。由此可见,司法实务上是认可技术使用权出资的。
  3、工商实践做法
  我国工商登记实践中也有一些用知识产权使用权出资的企业得以设立。我们调研了一些案例,供参考。
  二、成功案例
  (一)山东省烟台市某中外合资公司(本所客户)
外方股东A
专有技术(独家使用权)出资1500万元,占注册资本的25%
中外合资公司C
注册资本6000万元人民币
中方股东B
现金出资4500万元,占注册资本的75%
  1、合资公司C设立流程
  (1)2006年8月30日,外方股东A和中方股东B签订《合资合同》,约定双方共同投资设立中外合资公司C,投资总额为1.5亿元人民币,注册资本为6000万元人民币,其中中方股东B以现金出资人民币4500万元,占注册资本的75%,外方股东A以专有技术出资人民币1500万元,占注册资本的25%。双方应于合资公司成立之日起9个月内,缴清全部出资。同日,双方签订了设立合资公司的章程。
  (2)2006年12月13日,烟台市对外贸易经济合作局出具批复,同意合资合同、及合资公司C章程,同意合资合同及章程中关于双方的出资份额和出资形式的约定,同时要求合资双方于合资公司C成立之日起6个月内一次性全部缴清全部出资。
  (3)2006年12月15日,合资公司C获得烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。根据该营业执照记载,合资公司C注册资本人民币6000万元(实收资本0万元);企业类型为中外合资经营。
  (4)2006年12月16日,外方股东A和中方股东B签订《关于对中外合资经营企业C合同、章程等有关条款的修订协议》,约定将双方出资期限更改为自合资公司成立之日起6个月内一次性全部缴清。
  (5)2006年12月20日,烟台市对外贸易经济合作局出具《关于颁发外商投资企业C批准证书的通知》,同意2006年12月16日签订的《关于对中外合资经营企业C合同、章程等有关条款的修订协议》。同时,烟台市对外贸易经济合作局随文颁发由山东省人民政府签发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
  2、股东出资情况
  (1)第一期出资
  2006年12月23日,山东某会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》,确认以2006年12月20日为评估基准日,外方股东A用于对合资公司C出资的某专有技术评估价值人民币15,308,000.00元。
  2006年12月25日,山东某会计师事务所有限公司出具《验资报告》,确认截至2006年12月25日,合资公司C共收到其股东缴纳的注册资本合计人民币3,000万元。其中,中方股东B以现金出资人民币1,500万元,外方股东A以无形资产——专有技术出资人民币1,500万元。
  2006年12月26日,合资公司C就此次出资向烟台市工商行政管理局办理工商变更登记,同日,合资公司C获得烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(副本),营业执照上注册资本变更为:人民币6000万元(实收资本:人民币3000万元)。
  (2)第二期出资
  2007年1月24日,山东某会计师事务所有限公司出具《验资报告》,确认截至2007年1月24日,合资公司C收到中方股东B以现金形式缴纳的注册资本合计人民币3,000万元。
  2007年1月30日,合资公司C就此次出资向烟台市工商行政管理局办理工商变更登记,2007年1月31日,合资公司C获得烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,营业执照上注册资本变更为:人民币6000万元(实收资本:人民币6000万元)。
  (二)BX公司(该案例介绍载于上海市注册会计师协会网站)
  2000年8月,上海博德基因开发有限公司以基因芯片产品制造技术、基因芯片专利独占使用权、基因芯片在研产品等知识产权作价2.5亿元人民币投资,肇庆星湖生物科技股份有限公司(上司公司星湖科技(600866))以现金2.5亿元人民币出资,共同组建中国規模最大的生物芯片公司---“博星基因芯片有限公司”,双方各占50%的股权。
  三、评估程序
  1.评估的必要性
  如前述,《公司法》第27条规定,对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。
  2.评估的法律渊源
  评估机构的主管部门是财政部,财政部于2004年制定了《资产评估准则——基本准则》(“基本准则”),同时授权中国资产评估协会管理资产评估工作,并授权中国资产评估协会可以根据基本准则发布资产评估具体准则、资产评估指南和资产评估指导意见。
  中国资产评估协会于2009年制定了《资产评估准则——无形资产》和《专利资产评估指导意见》,故它们将会是本案中重要的规范性渊源。
  3.评估的对象
  《资产评估准则——无形资产》中第十五条、十六条的规定,评估对象可以是专利权、商标权、著作权、专有技术、销售网络、客户关系、特许经营权、合同权益、甚至是商誉。
  同时,根据第十七条的规定,评估的对象既可以是单项无形资产,也可以是无形资产的组合。
  4.评估的目的
  根据《资产评估准则——无形资产》中第二十条规定无形资产评估目的一般包括转让、许可使用、出资、拍卖、质押、诉讼、损失赔偿、财务报告、纳税等。故可以得出对无形资产的许可使用的价值进行评估是有法可依的。同时根据前述公司法等相关规定,以及学者们[1]的观点后,我们都认为知识产权的许可,亦即是知识产权的使用权是可以评估出资的。
  5.评估的方法
  根据《基本准则》中的规定,对于资产的评估主要采取、成本法、收益法和市场法来进行。这三种方法在何种情况下适用,以及具体的程序和所需考虑的因素也在《资产评估准则——无形资产》的描述中有详细的介绍。
  根据与评估机构的沟通,对无形资产的评估,在实践中通常采取收益法进行。
  6.评估的主体
  《公司法》、《基本准则》及《资产评估准则——无形资产》等各项法律均无对评估出资的主体有任何限制。
  7.评估的材料
  专利权及专有技术资产评估所需资料清单请见附件三,为某评估机构提供。
  8、评估出资的基本程序
  (1)是知识产权投资协议的签署。具体包括对知识产权出资之可行性、必要性、经济前景、得益与风险等进行充分调查论证,据此作出知识产权出资决策;通过知识产权投资商务谈判,就知识产权资本化过程中各方条件、风险防范、权利义务及企业经营期限、善后问题处理等事宜达成一致,以此作为签约基础;对用作出资的知识产权进行评估作价;签约并依法办理特定知识产权投资合同的登记核准手续。
  (2)公司章程的制定
  (3)必要的行政审批(中外合资企业的审批手续)
  (4)出资交付并验资
  其中,第(4)又可分为如下程序:
  u出资人根据要求准备材料
  u确定评估目的
  u委托评估机构,签署评估协议
  u评估机构出具评估报告
  u出资人出资
  u委托会计师事务所验资
  u工商行政管理部门办理手续
  四、评估实践中的问题
  (一)评估机构的资质
  除了作为评估机构应该具备的由财政部颁发的资产评估基本资质之外,评估机构通常还会拥有如下评估资质中的几种或者全部:从事证券业务资产评估许可证、土地评估中介机构注册证书,房地产估价机构资质证书,探矿权采矿权评估资格等。
  但是作为无形资产的评估,并没有要求特别的资质。但是如果出资人是在中国境内的上市公司,那么对其出资资产的评估机构应当选用具有从事证券业务资产评估许可证的资产评估。
  (二)目前的挑战—-实践案例的缺乏
  几乎所有的具备一定规模的评估公司,都具有较为丰富的对无形资产评估出资的经验,但是都为无形资产的所有权出资的形式。
  而对于无形资产的使用权出资的方式,除前述所举例的两个案例外,各大资产评估公司均表示没有做过,或做的极少(且没有透露案例,可以认为没有)。其中,部分评估机构表示单独对无形资产的使用权进行评估是有过经验的,但是将其用于出资目前尚无案例。
  评估公司承认,在法律上,并不存在以无形资产的使用权出资的障碍。关键在于工商行政管理部门缺乏经验而不愿意主动进行这方面的尝试。同时认为,他们可以对权利明晰的知识产权使用权出资进行评估,但是工商部门的游说工作需要出资人自己协调。
  五、其他需要注意的问题
  1.国有资产评估的问题
  由于股东还涉及国有企业,还将涉及到国有企业资产评估的问题。故根据《企业国有资产法》和《国有资产评估管理办法》的有关规定,对于国企的出资评估,需要到主管部门(国有资产管理部门)处进行备案。
  2.评估机构的资质
  若出资人是中国境内上市公司,那么该中央企业的出资评估机构应当选聘从事证券业务资产评估许可证的评估机构。另外,考虑到评估标准的统一性,和易为国有资产管理部门接受的因素,外方出资人的评估机构最好选聘与中方出资人同一家评估机构。
  3.知识产权许可出资的一些额外限制
  出资方以知识产权许可使用方式向有限责任公司出资,则其再向第三人转让该知识产权就应受到限制。因为,知识产权人以该知识产权实施权出资后,再将该知识产权转让于第三人,那么若知识产权受让人直接取代知识产权转让方成为所投资公司的新股东,则违反我国《公司法》有关出资人转让出资须经其他股东过半数同意,同等条件下其他出资人有优先购买权的规定;若知识产权受让人不直接取代知识产权转让方的股东地位,允许原知识产权人继续享有股东权利,则与知识产权法的基本原则相悖。
 
  参考文献:
  [1]参见郑成思:《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》,中国人民大学出版社1996年版,第148页。知识产权出资人可以选择“知识产权转让”或者“知识产权许可使用”任一方式出资。出资方式之不同决定对该知识产权的要求也有所不同。

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