林蔚:论等同原则在省略发明与改劣实施中的适用——以颅内血肿粉碎穿刺针专利侵权案 展开
2015-08-07

论等同原则在省略发明与改劣实施中的适用
——以颅内血肿粉碎穿刺针专利侵权案[1]展开
林蔚北京达晓律师事务所管理合伙人
  【摘要】省略发明是指省略专利权利要求中个别必要技术特征,使其技术方案在性能和效果上均不如专利技术方案优越的技术方案。改劣实施是指改变专利权利要求的一个技术特征,使其技术方案在性能和效果上均不如专利技术方案优越的技术方案。两种行为彼此具有密切的联系与高度的相似性。本文通过案例的比较与讨论,试探究省略发明与改劣实施构成专利侵权的条件,及等同原则在省略发明与改劣实施中的适用条件、范围与限制于争议。以期提出鄙陋之建议,试图找到适合中国的、能更有效的保护权利人的合法权益的,更有利于平衡社会公共利益与权利人利益的途径。
  【关键字】省略发明改劣实施等同原则
 
  一、颅内血肿粉碎穿刺针专利侵权案评介
  万特福科技公司于1996年3月28日与93244252.8号“颅内血肿粉碎穿刺针”实用新型专利的专利权人朝阳医院签订《实用新型专利“颅内血肿粉碎穿刺针”转让合同书》,取得了该项专利权,并于1996年12月25日由中国专利局予以公告。该实用新型专利授权的独立权利要求为:一种颅内血肿粉碎穿刺针,其特征在于:针体为中空管状,后端与一带顶孔螺帽相配合;血肿粉碎器为针管状,前端封闭,靠近端部沿内壁切线方向有一个以上微孔,尾部有一固定片。
  被诉侵权方科霖众研究所、徐屹、谢湘桂销售的产品“微创硬通道颅内穿刺针”中包括:1、一个中空管状针体,针体上装有侧管;2、一个带顶孔螺帽,可与针体的后端相拧合;3、一个针芯;4、一个塑料软管。
  万特福科技公司起诉至北京市第二中级人民法院,请求法院判令三被告:1、立即停止生产、销售被控侵权产品;2、立即销毁尚未售出的被控侵权产品及其生产模具;3、向原告公开赔礼道歉;4、共同赔偿原告经济损失人民币50万元;5、共同承担本案全部诉讼费用。
  科霖众研究所、徐屹、谢湘桂辩称:将被告生产、销售的产品与万特福科技公司专利的必要技术特征相比较,可以看出被告生产、销售的产品结构与原告专利截然不同,没有落入原告专利的保护范围,不构成侵权。
  本案一审法院北京市第二中级人民法院经审理认为,万特福科技公司通过转让取得了“颅内血肿粉碎穿刺针”实用新型专利权,受到法律保护。专利权的保护范围应以其权利要求书的内容为准,说明书及其附图可以用于解释权利要求。被控侵权产品“微创硬通道颅内穿刺针”不包括血肿粉碎器这一部件,因此与万特福科技公司要求的权利保护范围相比,缺少了3个与血肿粉碎器相关的技术特征。根据全面覆盖原则,“微创硬通道颅内穿刺针”产品不构成侵犯万特福科技公司专利权。万特福科技公司主张应适用等同原则认定侵权行为。由于“微创硬通道颅内穿刺针”产品中并不包含“血肿粉碎器”这一部件的替代品,因此,对其技术特征就无从对比。普通注射针的使用不具备“血肿粉碎器”的功能和效果。因此,血肿粉碎器与普通注射针不能认定构成等同。综上,徐屹、谢湘桂、科霖众研究所销售的“微创硬通道颅内穿刺针”不构成侵犯万特福科技公司的专利权。驳回北京万特福科技有限责任公司的诉讼请求。[2]
  本案上诉至北京市高级人民法院,经审理北京市高院认为,根据专利法的规定,实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可用于解释权利要求,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征。
  被告销售的被控侵权产品缺少了3个与血肿粉碎器相关的技术特征。在判断是否存在侵权行为时,不仅要考虑制造、销售时产品的状态,有时还要考虑该产品使用时的状态。对销售时不是完整的产品,使用时必须加人其他部件才能实现该产品的功能的被控侵权物,在进行技术特征对比时,就应当把使用状态下包含的全部技术特征一并考虑。仅就被控侵权物本身而言,在临床上并不能使用。只有用普通注射器代替“血肿粉碎器”的情况下,才能使用。也只有在临床应用中,被控侵权物的完整形态才能表现出来。经过分析比较,根据专利说明书的描述,在专利技术方案中,冲洗液经血肿粉碎器针尖微孔喷出形成高压漩涡液流,即可对血肿进行粉碎冲洗;而被控侵权物在使用中,冲洗液经注射器针尖注人起到对血肿进行浸泡溶化的目的,需要时间比较长,增加了被治疗者的痛苦。由此可以认定,被控侵权产品相对于本案专利技术而言,在技术效果上,基本上能够实现本案专利所提出的通过微创穿刺术来清除颅内固态血肿这一发明目的,但属于变劣技术方案。鉴于被控侵权物“微创硬通道颅内穿刺针”与“颅内血肿粉碎穿刺针”实用新型专利基于相同的技术构思,根据已为公知的专利技术方案,做出将其中“血肿粉碎器”省略的技术方案,并在使用中用普通注射器代替血肿粉碎器是不需要付出创造性劳动的,且被控侵权物经省略“血肿粉碎器”这一必要技术特征后,用普通注射器加以替代之后,虽然优于“颅内血肿粉碎穿刺针”专利申请前的已有技术,但其技术效果明显低于专利技术。因此,应当适用等同原则,认定科霖众研究所、徐屹、谢湘桂销售“微创硬通道颅内穿刺针”产品的行为侵犯了万特福科技公司的专利权。[3]
  本案的二审判决是一起典型的认定省略发明适用等同侵权的判决。二审判决认为,由于被控侵权物实现了发明的目的,并且与专利发明基于相同的技术构思,虽然省略了权利要求中的技术特征,其技术效果明确低于专利技术但优于专利申请前的技术,应当适用等同原则认定侵权。
  二、省略发明与改劣实施的法律定位
  1、省略发明的法律定义
  作为一种特殊的等同侵权行为,省略发明通常是指省略专利技术的技术特征并降低专利技术效果和功能的行为。目前我国专利法并无省略发明构成专利侵权的规定,最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的司法解释虽然规定了等同原则,但并未对省略发明进行规定,也没有明确规定省略发明构成等同侵权。正是因为缺少法律的明确规定,省略发明在理论研究和司法实践中的概念也并不统一,有的称之为改劣发明,有的称之为变劣发明,有的称之为改恶发明。[4]
  北京市高级人民法院2001年9月制定的《专利侵权判定若干问题的意见试行)做了如下规定“对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的,应当适用等同原则,认定构成侵犯专利权。”[5]“在被控侵权物(产品或方法)中,仅缺少独立权利要求中记载的对解决专利技术问题无关或者不起主要作用、不影响专利性的附加技术特征,使被控侵权物(产品或方法)的技术效果明显劣于专利技术,但又明显优于申请日前的公知技术,不应当适用多余指定原则,而应当适用等同原则,认定侵权物(产品或方法)落入了专利保护范围。”[6]按照《北京高院意见》的规定,变劣后的技术方案只是对专利技术方案的某些特征的省略,这种省略导致了技术效果的降低,这种省略及其导致的技术效果的降低对本领域的普通技术人员来说是显而易见的。
  2、改劣实施的法律定义
  改劣发明是指被控侵权人故意改变权利要求中的一个技术特征,使被控物的技术方案在性能和效果上均不如专利技术方案优越的技术方案。
  3、省略发明与改劣实施的比较
  改劣实施与省略发明其实是高度相似的。两者的不同之处在于:省略发明指的是被控侵权物省略了权利要求中的一个技术特征,而改劣实施指的是被控侵权物替换了权利要求中的一个技术特征。由于两者的高度相似,以下便把二者结合一并讨论。事实上也确实有相当多的学者认为省略发明与改劣实施应该属于同一种行为——“变劣行为”[7]
  三、改劣实施与省略发明适用等同原则的条件
  主张省略发明与改劣实施为等同侵权的学者认为其至少应当同时具备以下四个条件:
  第一、被控侵权物与专利技术基于相同的技术构思,所省略的是专利要求中不甚重要的技术特征;第二、专利技术已经被社会公知,根据公知的专利技术方案非常容易作出对其中相应的技术特征省略;第三、被控侵权物省略技术特征的后果是使发明技术效果明显低于专利技术;第四、尽管被控侵权物的技术效果低于该专利技术,但其作用和效果仍然优于专利申请前的已有技术。上述四个条件缺一不可,缺少了一个就不属于省略发明。[8]
  但是还是有学者(刘晓军)提出适用等同原则的条件除了以上四项以外还应当包含有如下三项:
  第一、省略发明与改劣实施与技术效果的降低具有因果关系。省略发明与改劣实施与技术效果降低的因果关系是指技术特征的变更导致技术效果的降低。技术效果的降低是省略发明与改劣实施的必要构成要件。如果省略必要技术特征后的技术方案的技术效果虽然没有显著提高,但也没有降低专利方案的技术效果,则仍然是一种技术进步,同样可申请新的专利权;如果省略或替换必要技术特征后技术效果不但没有降低,反而有所改善,则省略了技术特征后的技术方案具有创造性,可以获得一个新的专利权。
  第二、变劣后的技术未落入已有技术的范围。省略发明与改劣实施导致了技术效果的降低,但并不是技术效果的降低都能使省略发明与改劣实施构成变劣侵权。如果变劣后的技术落入了已有技术的范围,其技术效果相同或低于已有技术,自然不构成侵犯专利权。
  第三、省略发明与改劣实施的显而易见性。省略发明与改劣实施的显而易见性是指对本领域的普通技术人员来说,变劣行为之省略或者替换专利技术方案的个别必要技术特征并导致了技术效果的降低是其无需创造性劳动,仅通过阅读专利文件并结合现有技术就可以实现的。[9]
  四、省略发明与改劣实施与等同原则的关系
  1、等同原则的概念
  等同原则也称为等同替换、等同侵权、等同行为,它是专利侵权判定的一项重要原则,是指侵权物的技术特征同专利权利要求记载的必要技术特征相比,表面上看有一个或若干个技术特征不相同,但实质上是用相同的方式或者相同的技术手段,替换了属于专利技术方案的一个或若干个必要技术特征,使代替与被代替的技术特征产生了实质上相同的技术效果。我国等同原则唯一依据是最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的司法解释,其明确指出“专利权的保护范围应当以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。而等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”此后,2001年底出台的北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》也明确将等同原则作为专利侵权判定的一个基本方法。从我国专利司法实践看,则通常以等同特征来替换专利技术特征构成专利侵权。
  2.省略发明、改劣实施与等同行为的比较
  省略发明、改劣实施与等同行为的相同点在于均对专利技术方案的改变,而且这种改变均是通过对专利技术方案的某些必要技术特征所作的变更而实现的,并且不会导致技术效果的进步,对于本领域的普通技术人员来说,这种变更是显而易见的,不能带来有益的技术效果。二者的不同点是,变劣行为通常会降低专利的技术效果,而等同行为能够实现与专利技术基本相同的功能,达到基本相同的效果。而且变劣行为通常会改变专利的技术特征的数量,省略必要技术特征的变劣行为则会减少技术特征的数量,而等同行为一般不会减少专利技术特征的数量。目前,凡是赞同变劣行为构成侵犯专利权的,几乎都认为变劣侵权是等同侵权的一种形式或特殊形式。其中一个重要理由就是,无论是变劣行为还是等同行为,都是通过省略或替换专利技术特征的形式,在表面上虽然超越了专利权的保护范围,而这种超越实际上并无创造性,其实质是落入了专利权的保护范围。因此,应当将等同原则扩大适用到技术变劣的情况。
  五、问题的提出与讨论
  但是在当下中国专利法的语境中,将省略发明与改劣实施认定为侵权使用的是等同原则是存在一定问题的。在逐一技术特征等同的理论下,认定被控侵权物是否构成等同侵权需要认定被控侵权物中的每一项技术特征是否与专利权利要求中的技术特征等同或者相同。在这种理论下如果被控侵权物省略或者变更了权利要求中的一个技术特征,就不可能认定构成等同侵权。只有在整体等同的理论下,可以从整体上认定被控侵权物是否与专利技术等同。被控侵权物缺少权利要求的一个技术特征也不影响等同权利的认定。[10]但是我国的司法解释中规定的等同原则是逐一技术特征等同,而不是整体等同。因此,至少从表面上看省略发明技术效果“明显劣于”专利技术的阐述并不合理。措辞并不妥当。容易让人产生它与等同原则中的“基本相同”矛盾的感觉。事实上,我们在认定省略发明或者改劣实施的时候首先认定了被控侵权物使用了发明的技术思想,两者是基于相同的技术构思。因此应当体认到这里的“劣于”或者“明显劣于”指的仅是在技术效果的量上的差距,而不是质方面的迥异。
  六、结语
  事实上,时至今日,省略发明与改劣实施适用等同原则而认定为侵权依然充满争议。有人认为,权利要求书起到了一种“安民告小”的作用,赋子社会公众在该权利要求之外的行为自由,这种行为自由甚至是一种宪法权利。变劣行为实施了与权利要求不同的技术方案,超越了权利要求书明确限定的保护范围,如果认定变劣行为侵犯了专利权,显然侵犯了社会公众的行为自由。有的人认为,如果认定变劣行为构成侵权,过分强调行为人主观故意而违背了公平原则,封杀了“反向工程”创新,夸大了专利权的保护范围,便利了专利权的滥用,违背了专利法的立法宗旨。[11]有的人认为在市场经济条件下,认定变劣行为侵犯专利权并无必要性。如果变劣行为降低了专利技术效果,应由市场规律来淘汰而不是靠法律的硬性规定。有的人认为“变劣”这一概念本身就具有不确定性,判断一项技术与专利技术相比是变优还是变劣,取决于判断的角度和价值取向,采用不同的判断角度和价值取向,得出的结论就会不同。所谓的变劣技术方案与专利技术相比也许在功能效果上变劣了,但在结构简单、价格低廉方面却可以说是变优了。总体上看是变劣还是变优,很难有一个绝对的结论。[12]
  存在争议是合理的,它更应当是一种常态,存在争议体现了社会各利益阶层之间的声音与博弈。知识产权的保护原本就应当在权利人的利益与社会公众利益上找到平衡。事实上,不论是多余指定原则的适用,还是等同原则在本文中适用,如果没有将其适用的范围、程度与分寸拿捏到位,势必将影响到权利人与社会公众的利益。而充分的争议和公平的博弈正能够让各方利益最后实现理想的妥协和安置。而本文也仅仅是一种试图从众多争议中寻找自认为比较合理的那些声音的和声罢了。
 
  参考文献:
  [1]北京万特福科技有限责任公司诉北京科霖众医学技术研究所等,2002年北京市第二中级人民法院民初字第4399号案,2003北京市高级人民法院民终字第108号案。
  [2]北京市第二中级人民法院(2002)民初字第4399号案(一审)判决书。
  [3]北京市高级人民法院(2003)民终字第108号案判决。
  [4]刘晓军:变劣行为侵犯专利权之研究,《知识产权》2006年第4期,第22页。
  [5]北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第41条
  [6]北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第51条
  [7]刘晓军:变劣行为侵犯专利权之研究,《知识产权》2006年第4期,第23页。
  [8]程永顺:“对于专利侵权如何判定——关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》几个问题的说明”,载程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社2002年版,第3页。
  [9]刘晓军:变劣行为侵犯专利权之研究,《知识产权》2006年第4期,第25页
  [10]闫文军:《专利权的保护范围》法律出版社2007年4月页390-391
  [11]程永顺:《中国专利诉讼》知识产权出版社2005年5月第1版页248
  [12]尹新天:《专利权的保护》第2版知识产权出版社2005年4月第2版页445

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