达晓律师事务所

关于专利申请文件的著作权问题初探

2020-10-22 13:34:05

作者:邓勇

单位:达晓律师事务所

邮箱:dengyong@daresure.com

笔者在近期处理的一起著作权侵权纠纷案件时遇到涉及专利申请文件的著作权问题。现将针对该问题所做的一些初步调研和思考形成本文,欢迎方家指正或吐槽。

 

专利申请文件是否构成作品问题

专利申请文件通常会包括以下材料:专利请求书、权利要求书、说明书及摘要和说明书附图,申请外观设计专利还包括该外观设计的图片或照片及简要说明。鉴于专利请求书属于行政机关规定格式的表格文件,故可以纳入讨论范围的就只剩权利要求书、说明书、说明书附图以及外观设计的图片(或照片)等四类文书。如果仅从形式特征来分析,上述四类文书基本都属于能以有形形式复制的智力成果,如果再具备独创性的基本要求,那么构成作品几无异议。深圳市南山区人民法院在针对深圳市精英专利事务所与深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司著作权侵权纠纷一案做出的(2015)深南法知民初字第69号民事判决里即认定虽然部分素材由被告提供,但原告的员工在此基础上进行了大量的修改,并添加了大量的内容,使之成为符合申请专利条件的文书,具有独创性,故上述文书系著作权法意义上的作品。

 

当然也有观点认为,权利要求书可能会存在例外情形,理由在于专利申请人基于获得尽可能大的授权范围的驱动,权利要求书的内容会尽可能显得简洁、概括且抽象,而正是由于这些表达特征的限制,会导致权利要求书的表达方式构成“有限表达”,也就是说就权利要求书的表达而言,针对同一“思想”的表达范围极其狭窄,可供自由发挥的空间十分有限,这种有限表达会被视为等同于思想而很难获得保护。曾任职于上海市第二中级人民法院的前法官袁博就主张“权利要求书极难构成作品”[1],当然极难并不等于不可能!假设权利要求书的撰写者并不遵从上述固有特征而去起草权利要求书,也还是可能在例外情形中出现例外的,也就是说不能完全排除权利要求书的内容构成作品的可能。

 

与权利要求书相比,专利说明书应当包括有“技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式”在内的各项基本内容,这就给撰写人赋予了较大的表达空间,所以如果专利说明书的内容具备了独创属性,那么对该部分独创内容认定构成作品是大概率事件。有鉴于此,说明书附图和外观设计的图片(照片)同样在具备独创性的前提下很可能会被认定构成作品。

 

对于是否构成作品的判断,不能光看是属于权利要求书、说明书、说明书附图以及外观设计的图片(或照片)中的哪一类文书,关键还得要看相关内容是否具有独创性、是否属于“有限表达”的范畴,具体问题得具体分析,才不至于得出草率结论。

 

专利申请文件能否获得著作权保护的问题

对于专利申请文件是否能获得著作权保护的问题,有以下几种不同观点:一种观点认为,我国《著作权法》第五条明确规定了“本法不适用于:(一)法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文;(二)时事新闻;(三)历法、通用数表、通用表格和公式。”, 而专利申请文件在被专利审查部门公告后即属于具有行政性质的文件,从而不能适用著作权法的保护。根据深圳市罗湖区人民法院在(2016)粤0303民初11248号民事判决中关于“《中华人民共和国著作权法》第五条第(一)项规定,该法不适用于其他具有立法、行政、司法性质的文件。因此具有行政性质的文件,不受著作权法保护。具有行政性质的文件,一般是指由行政机关做出,由行政机关公布,并由行政机关承担相应后果的文件。专利说明书作为专利申请文献,经过专利行政机关审查,并由专利行政机关以公告的形式予以公开,其具有行政性质。但是,本案中,原告申俊诉请保护的专利申请文本《电子秤》说明书及附图虽然向专利行政机关提交,但因未缴费视为撤回,从而尚未成为授权公告的官方文件,也未进入专利行政机关以公告的形式公开阶段,故其不属于具有行政性质的文件,可以受到著作权法的保护。的认定可知,是否授权公告成为判断能否获得著作权保护的关键,未公告的专利申请文件因不具有行政性质而获得保护,反之则丧失获得保护的资格;但也有观点与之相反,袁博法官就主张“专利文件只是专利部门授权文件的附件,而非授权文件本身”[2]。

 

在《人民司法(案例)》2011年第10期所收录的张颖与徐焱侵害作品署名权、获得报酬权纠纷一案中,北京市第二中级人民法院在 (2010)二中民终字第20979号民事判决中认定专利说明书作为专利申请文献,经过专利行政机关审查,并由专利行政机关以公告的形式予以公开,但是,非公告形式的专利说明书并非属于具有行政性质的文件”。但任职于福建省高级人民法院的孙艳法官却主张应当严格区分专利说明书附图和经专利行政机关公告的专利文献。专利文献是指专利行政机关发布的专利证书、专利公报、专利索引、专利题录、专利文摘、专利分类表等。虽然专利说明书附图属于某种专利文献的内容,但二者的著作权属性完全不同:专利文献是由专利行政部门制作并发布,因而作为官方文件不受著作权法的保护;专利说明书附图则是由专利申请人等主体撰写,只要具备独创性就可以得到著作权法的保护。他人若整体使用专利文献,不构成著作权侵权,但若单独使用专利文献中的专利说明书附图,则构成侵权。”[3]

 

从上述案例中不难发现,现行裁判主流思路仍倾向于专利申请文件在获得行政部门公告后获得行政文件性质,适用著作权法加以保护恐怕存在一定难度。

 

专利申请文件的著作权归属问题

如果专利申请文件满足了构成作品的前提,那么在著作权的归属问题上也有以下几个小问题值得研究:

 

1.如何确定作者?根据我国《著作权法》第十一条之规定,除另有规定之外,著作权属于创作作品的作者享有,而实务中会结合作品署名来确定作者,但在专利申请文件上通常会有申请人、发明人、专利代理机构和代理人等几处署名,此时专利申请文件的作者该如何确定?如果发明人本人就是申请人,在没有聘请专利代理机构的前提下,而申请人又是自行撰写专利代理文件,则在没有其他相反证据的情况下认定申请人就是作者应无问题;

 

2.专利代理机构的委托作品和职务作品问题。如果专利申请人委托了专业的代理机构来申请专利,而专利申请文件也由专利代理人独立撰写,那么著作权的归属就得看双方的委托协议里是否对此有明确约定,如果没有约定则著作权初步归属于受托人也就是专利代理机构所有;当然此时还涉及到专利代理机构和专利代理人之间的职务作品归属问题,鉴于专利代理人需要对其签名办理的专利代理业务负责,故此时著作权的归属根据我国《著作权法》第十六条第一款之规定应当由专利代理人享有;

 

3.合作作品的归属问题。如果专利申请文件是由专利代理人和申请人或发明人共同撰写完成,则属于合作作品,该著作权依法应由专利代理人和申请人(发明人)共同所有。当然如果委托协议里已有明确约定,则以约定为准。

 

综上,关于专利申请文件所涉及的著作权保护问题还有不少有待发掘的研究空间,也亟待立法机关和司法机构能通过法律法规和经典案例予以明确厘清。