达晓律师事务所

从五个典型案例看禁止反悔原则的法理基础和适用条件

2020-09-03 13:56:38

作者:张潇

单位:达晓律师事务所

邮箱:zhangxiao@daresure.com

禁止反悔原则被规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条:专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

 

禁止反悔原则事实上是诚实信用原则在专利法领域的体现。诚实信用原则作为民法基本原则之一,要求民事主体信守承诺,不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待,以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中,专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权,但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性,维护社会公众的信赖利益,专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。

 

然而,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条又规定:权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

 

可以看出,并不是所有的修改或陈述都会导致禁止反悔原则的适用,那么禁止反悔原则的适用条件到底如何,包含哪些限制,本文查阅了相关典型案例,并尝试在此基础上进行总结。

 

 

裁判观点

  1. 专利申请人在专利授权程序中,主动或应审查员的要求,通过意见陈述对权利要求作出限缩性修改或者陈述,如果该修改或者陈述未被审查员采信,并未因此获得专利权,就不应导致技术方案的放弃,不适用禁止反悔原则。 

     

  2. 当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围,或者增加或删除一项或多项权利要求,或者把权利要求附加的技术特征予以合并时,如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中,符合专利法第三十三条规定的情形,在专利获得授权后,专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的,人民法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系,是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实,而不能仅因为权利要求增加了技术特征,就认定专利申请人作出了修改,将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃。

 

 

裁判观点

在发明专利授权确权程序中,专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征,并主张修改后的技术方案是非显而易见的,是专利审查实践中的常见情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围,导致权利要求的保护范围发生变化,但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下,不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征,导致权利要求的保护范围进一步限缩,就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征,不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此,会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制,被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权,导致权利人与社会公众的利益失衡。这样既与禁止反悔原则的目的不符,也与专利法保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造的立法目的不相适应。其次,关于禁止反悔原则的举证责任问题,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条规定:“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。根据该规定,在权利人作出了限缩性修改或者陈述的情况下,在认定是否适用禁止反悔原则时,应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案,而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性影响。因此,被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的,应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形,以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。而权利人主张“未导致技术方案的放弃”,不适用禁止反悔原则的,则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任。

 

 

裁判观点

其次,禁止反悔原则的适用条件。一般情况下,只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式,才有可能产生技术方案的放弃,进而导致禁止反悔原则的适用。本案中,独立权利要求1及其从属权利要求2均被宣告无效,在权利要求2的从属权利要求3的基础上维持涉案专利有效。问题是,权利要求3是否仅仅因此构成对其所从属的权利要求1-2的限制性修改。独立权利要求被宣告无效,在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,该从属权利要求即实际取代了原独立权利要求的地位。但是,该从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。因为,每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案,每一项权利要求都应准确、完整地概括申请人在原始申请中各自要求的保护范围,而不论其是否以独立权利要求的形式出现。正基于此,每一项权利要求可以被单独地维持有效或宣告无效。每一项权利要求的效力应当被推定为独立于其他权利要求项的效力。即使从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效,该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以,不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。本案原二审判决认为,从属权利要求3被维持有效的原因在于,在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征,这实质上就是修改权利要求1,该认定有所不当。

 

 

裁判观点

关于联柔公司在本案专利授权程序中对专利申请进行过修改的问题。虽然联柔公司在修改中将”弹簧压缩到一定程度后脱离所述弹簧输送机构且继续由弹簧压缩输送机构夹持输送”修改为”弹簧压缩到一定程度后脱离所述弹簧输送机构且继续由两挡板外的输送带夹持输送”,但因专利权利要求1中已表明”弹簧压缩输送机构包括挡板和绕设在挡板外的输送带”,因此,弹簧压缩输送机构就是由挡板和输送带组成将弹簧继续压缩并输送,由弹簧压缩输送机构来对弹簧夹持输送实际就是由输送带对弹簧夹持输送,因此修改后的技术方案没有限缩专利保护范围。被诉侵权技术方案与限缩前及限缩后的本案专利保护范围相同,联柔公司并不存在将专利授权程序中放弃的技术方案在本案专利侵权诉讼中又将其纳入专利权保护范围的情形,本案不适用禁止反悔原则,被诉侵权技术方案落入本案专利权利要求1的保护范围。

 

 

裁判观点

根据司法解释,可以导致“对技术方案的放弃”的意思表示并不限于权利人对权利要求书和说明书的修改,还包括对其对有关问题的意见陈述。只要权利人在专利申请的授权和专利权的确权阶段有通过限制专利权保护范围换取专利申请的授权和专利权的维持有效的明确意图,则无论其意思表示与专利申请授权和专利权维持有效的结果之间有无实际的因果关系,其在侵权诉讼中的行为都应当受到“禁止反悔”原则的规制。但是,禁止反悔原则适用的前提必须是专利权人的明确陈述或者对权利要求书和说明书的修改,并且应当体现权利人通过限制专利权保护范围换取专利申请的授权和专利权的维持有效的明确意图,否则,不适用禁止反悔原则。

 

 

综上可以一窥禁止反悔原则的适用条件和限制

1. 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案;但应当包含以下限制:

  • 一般情况下,只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式,才有可能产生技术方案的放弃,进而导致禁止反悔原则的适用;

  • 如果该修改或者陈述未被审查员采信,并未因此获得专利权,就不应导致技术方案的放弃;

  • 人民法院应当审查所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系,是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实;

  • 不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征,导致权利要求的保护范围进一步限缩,就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征,不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。

  • 不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。

 

2. 权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的。

 

此外,关于涉及禁止反悔原则的举证责任,上述判决也予以了明确:被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的,应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形,以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。而权利人主张“未导致技术方案的放弃”,不适用禁止反悔原则的,则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任